Часть I

Проблема превращения результатов исследований и разработок в благосостояние авторов и научных организаций стала в настоящее время одной из ключевых для их развития. Во всех странах отрабатывается экономическое, организационное, нормативное обеспечение этого процесса, который всегда имеет не только особенности, но и общие черты, характерные для отношений ученых и государства, ученых и университета, ученых и бизнеса. Правовая охрана интеллектуальной собственности каждый раз играет при этом важнейшую роль.

Порой бывает не легко отделить, что в механизме коммерциализации связано с правовой системой, традициями и другими культурными отличиями, а что отражает новые глобальные тенденции. Тем более общеизвестно – с самой начальной стадии формирования идеи бизнеса на новом продукте процесс коммерциализации обязательно идет на международном уровне; конкурировать приходится сразу со всеми, кто работает или собирается работать в этом секторе рынка. Потому полезно знакомиться с зарубежным опытом в этой бурно развивающейся области деятельности.

Один из самых старейших – Оксфордский университет – известен далеко за пределами Великобритании как крупнейший научный центр. В последние годы в университете стала бурно развиваться инфраструктура системы поддержки процесса коммерциализации.

В настоящей статье обобщены инструктивные и методические материалы, комментарии специалистов, наблюдения автора, которые возникли после посещения ряда организаций, созданных совместно Оксфордским университетом и региональной властью: Oxford Innovation Ltd., Milton Science Park, Oxfordshire Investment Opportunity Network, ISIS Innovation, Oxford BioBusiness Centre, Research Services and Bussiness Development Department of The Oxford Brookes University.

Особую признательность автор выражает менеджерам этих организаций (Huw Edwards, George Whitehead, Peter Hotten, Emma Wright, Christine Macfarlane) за полезные дискуссии и атташе по вопросам науки Британского Совета Dr. Liz Bell за финансовую поддержку.

1. Выявление интеллектуальной собственности для коммерциализации

Основной спорный вопрос для исследователей и разработчиков заключается в том, кто фактически создал изобретение. В ученых кругах преобладает практика, когда лидер группы, как правило, является основным или одним из авторов всех работ (статей), возникающих в недрах исследовательской группы. И юристы, и патентные поверенные считают важным и потенциально оберегающим патент фактором детальное выяснение у всех авторов, кто из участников группы на самом деле совершил акт изобретения.

Все те, кто был вовлечен в изобретательный акт, имеют право быть указанными в патенте или заявке на патент, что требует значительного усердия и честности со стороны изначальных заявителей. Честность является существенным фактором, поскольку любой, кто полагает, что имеет право быть указанным в патенте или заявке на патент, может обратиться с требованием, чтобы его включили в состав изобретателей или созаявителей.

Это повлечет серьезные последствия для дочерней компании или для лицензионной сделки, поскольку никаких лицензий не может быть предоставлено, пока не будут устранены все разногласия, между теми, кто работал над изобретением.

Культура научных исследований, существующая в разных странах в настоящее время, не распространяется на контроль и правильное ведение лабораторных журналов коллегами по работе. Таким образом, вопрос о том, кто из членов исследовательской группы внес свой вклад в различные аспекты изобретения, может оказаться достаточно спорным. Все это еще больше осложняется высокой мобильностью исследователей и сильной текучестью кадров: отдельные люди могут участвовать в другом исследовательском проекте или могут находиться в другой стране во время составления патентных заявок.

Все изобретатели, указанные в патентной заявке, приобретают полные и равные права на этот патент. Таким образом, в случае не указания кого-либо из участвующих изобретателей (кто имеет справедливую претензию) на начальных стадиях, позднее могут возникнуть серьезные проблемы в процессе использования интеллектуальной собственности, и, в результате, это повлечет аннулирование патента после его присуждения. Этих проблем можно легко избежать в дальнейшем, если в самом начале все участники создания изобретения проведут собрание и в протоколе запишут свое решение кто авторы, а кто только им содействовал.

Когда правильно не ведутся лабораторные журналы, это также считается потенциальной проблемой в случае подачи заявки по системе «первым изобрел» (преимущественно в США) по сравнению с системой «первым зарегистрировал» (как в остальных странах). Рекомендуется юристам, и патентным поверенным инструктировать изобретателей о крайней необходимости дисциплинированного соблюдения процедуры в этом отношении. Тем не менее и те, и другие осознают, что современное поколение исследователей должно быть осведомлено о необходимости делать это.

В то время как многие исследователи считают неразумным устанавливать такое правило (ведение журнала) на стадиях «фундаментальных исследований», это является существенным, когда привлекаются частные капиталы. Это работает в равной степени, когда исследования проводятся по контракту на университетской кафедре или же осуществляются на площадях, принадлежащих компании. Все те, кто вовлечен в этот процесс, должны серьезно воспринимать обязательства конфиденциальности в отношении коллег-исследователей.

Во многих университетах полагают, что поток знаний направлен лишь из университетов во внешний мир, и таким образом, идея обязательно должна иметь начало в университете. Однако патентные поверенные обнаружили, что значительная составляющая (часто крайне важная изобретательная составляющая) приходила из промышленности, в то время как роль университета заключалась в проверке и развитии этой концепции. В такой ситуации становится ясно, что договорные отношения, связанные с финансируемыми исследованиями, являются крайне важными. Специалисты по интеллектуальной собственности и юристы, работающие в области контрактов, могут справиться с этими проблемами, и с ними следует консультироваться как можно раньше относительно создания любой дочерней наукоемкой технологии.

2. Условия конфиденциальности

Требования к возможности раскрытия и конфиденциальности в США и в других местах отличаются значительно. В США изобретатель имеет однолетний период отсрочки (льготный период), начиная с даты раскрытия, произведенного им самим, в течение которого можно подать патентную заявку. Больше нигде в мире не существует такого льготного периода, и изобретатель должен держать в секрете существенные элементы своего изобретения до тех пор, пока не будет подана патентная заявка. В России существует возможность раскрытия на выставке, но не более, чем полгода. Раскрытие, предшествующее подаче заявки, будет компрометировать эту заявку на предмет либо «новизны», либо «изобретательности».

На момент первоначальной подачи заявки важно, чтобы изобретатели хорошо вспомнили, с кем они разговаривали о своих научных успехах. Любое раскрытие, даже в обстановке заседания кафедры, будет компрометировать патентную заявку, если только все присутствующие не знают о том, что обсуждаемый предмет является конфиденциальным. Простое информирование аудитории о том, что обсуждаемый предмет является конфиденциальным, считается достаточным, если это отражено в протоколе заседания.

На практике такой проблемы на университетских кафедрах не существовало, хотя значительные трудности возникали с семинарами и конференциями. Обычно составляются поспешные заявки, чтобы оформить правовую охрану изобретения, которое исследователь на следующий день представлял на конференции. Хотя это иногда и возможно, но в любом случае нежелательно, поскольку неизбежно означает, что предшествующая техника не была глубоко исследована. Последствия таковы, что патентные формулы не будут составлены так хорошо, как они могли бы быть составлены, что позднее потенциально ведет к возникновению проблем.

Необходимость в сохранении конфиденциальности имеется даже еще до того момента, когда появилось намерение иметь какие-либо патенты, и распространяется на экспертную оценку и процесс подачи заявок на гранты для проведения НИР. Крайне важно, чтобы заявители на гранты были осведомлены об условиях оценки заявок (будет или нет сохраняться конфиденциальность), а эксперты должны знать о потенциально разрушительном характере несанкционированного раскрытия чужих проектов.

Когда спрашивают об уровне конфиденциальности по отношению к заявкам на гранты, то можно сказать, что часто не делается ничего кроме пометки заявки знаком «конфиденциально». Заявителям и экспертам одинаково необходимо понять и придерживаться простой практики, связанной с конфиденциальностью, во всех грантах, через которые можно предвидеть появление патентоспособного изобретения.

Процесс экспертной оценки представленных статей имеет аналогичные проблемы сохранения конфиденциальности. Эксперты должны быть в большей степени осведомлены о своих обязанностях не использовать полученную из проекта информацию, что достаточно существенно может ограничивать их при выполнении обычных академических обязанностей, которые они исполняют как специалисты в конкретной области знаний. Однако проблема возникает как со статьями, так и с заявками на гранты, поскольку патентная заявка не всегда может быть подана до времени отсылки научной статьи или проекта на экспертизу.

3. Вопросы собственности

В то время как университетские отделы по трансферу технологий становятся все более претенциозными в использовании технологий, созданных на университетской исследовательской материальной базе, ряд спорных вопросов собственности стали считаться потенциально проблематичными.

Многие университеты пытаются наложить контрактное обязательство на исследователей о передаче университету всей интеллектуальной собственности, созданной в результате их деятельности. Однако эти условия в контракте личного найма не имеют законной силы, будучи аннулированными согласно Акта о патентовании от 1977 года (Patent Act 1997) безотносительно какого-либо пункта в контракте личного найма.

В Акте о патентовании (раздел 39) сказано следующее:

«Несмотря ни на какие указания в нормах права, изобретение, сделанное служащим должно принадлежать его работодателю, если оно было сделано в процессе исполнения регулярных обязанностей служащего, и обстоятельства были таковы, что обоснованно ожидалось, что в результате такое изобретение должно было иметь место. Любое другое изобретение, сделанное служащим, должно принадлежать этому служащему».

Ситуация может быть относительно простой для преподавателей и профессорского состава, в силу стабильного характера их работы (найма), при этом университет владеет интеллектуальной собственностью при любых условиях гранта на большую часть их работ. Однако там, где задействованы третьи стороны, или изобретение лежит вне текущей области деятельности исследователя, или его работа не является прикладным исследованием, права собственности требуют тщательного анализа.

Трудности также возникают, когда более чем одна организация вовлечена в исследования, например, когда сотрудник после докторантуры изобретает что-либо в процессе выполнения контрактов на исследования, заключенных с двумя или более организациями. Это может произойти на двух последовательных исследовательских должностях, или в процессе совместного исследования, включающего более чем одну организацию. Там, где финансирующая организация настаивает на передаче всей интеллектуальной собственности, созданной в результате грантов, которые она выдает, ситуация может быть еще больше усложнена посредством нескольких грантов, от различных организаций, вовлеченных в исследования, которые ведут к регистрации патентов.

Проблема вовлечения аспирантов в процесс изобретения подлежит рассмотрению с юридической точки зрения. Они не являются служащими, и как говорится в британском законодательстве, только изобретатель и работодатель могут обсуждать права собственности. Многие университеты настаивают на том, чтобы студенты докторантуры отказывались еще до начала работы от всех прав на все то, что будет изобретено в течение срока их исследований. Спорным является вопрос о законности подобных «контрактов». Многие университеты также настаивают на передаче любых прав, на которые может быть выдан патент, за символическую компенсацию один фунт, из чего следует, что они знают о сомнительной природе использования таких инструментов.

В описанной ситуации возникают три проблемы:

Университеты часто пытаются оправдать свои претензии на права собственности тем аргументом, что они предоставляют материалы, на основе которых было получено подтверждение концепции. Однако это само по себе еще не дает прав на патент и на права, которые он предоставляет, а дает лишь справедливое право на получение компенсации за использование материалов.

Существует одно простое, хотя и коварное, решение этой проблемы. Один из менеджеров отделов в крупной исследовательской организации сейчас нанимает перспективных аспирантов в качестве техников и затем регистрирует их как аспирантов. Это автоматически вводит их в рамки соответствующих разделов Акта о патентовании от 1977 года, хотя в качестве последствий возникают некоторые расходы.

Студенты представляют собой особую, хотя и менее часто встречающуюся проблему. Как правило, они оплачивают часть стоимости своих курсов. Известны такие случаи, когда университеты пытались претендовать на права собственности на изобретения, сделанные студентами, которые платили за свою учебу. Университетам советовали не возбуждать иски против этих студентов.

Там, где университеты работают в направлении содействия использованию интеллектуальной собственности изобретателями, указанные аспекты являются менее важными. Это особенно справедливо, когда патентные взносы и другие деньги выплачиваются честно и открыто, и ожидается, что изобретатель получит разумный и справедливый процент акций в возникающей в результате изобретения компании, или долю дохода от роялти.

В тех случаях, когда университет действует именно таким образом, с большей вероятностью можно сказать, что здесь соблюдаются требования законодательства – и буква закона (как это требуется в Великобритании), и целевой смысл (это учитывается в Европейском суде, который сейчас становится самым важным органом в вынесении судебных решений в данной области).

Впрочем, изобретатели часто бывают разочарованными относительно административных нюансов патентных систем в различных странах. Самое сильное разочарование выражается по поводу патентной системы США, которая, по убеждению многих изобретателей, служит исключительно в целях содействия трансферу технологий из всего остального мира в государственные компании США. Подобные мнения, в основном, можно услышать от изобретателей, однако, их поддерживают и патентные поверенные.

4. Взаимодействие с патентными поверенными и юристами

Изобретатели также часто озабочены размером платы, взимаемой патентными поверенными. Многие не ценят время, потраченное патентными поверенными на подготовку заявки, или же не осознают все то, что они могут сделать для минимизации объемов работы профессионала. Когда изобретатель может предоставить проект заявки, а также провести тщательно обоснованную оценку текущего состояния литературы в своей области, объем работы патентного поверенного значительно уменьшается. Это поможет изобретателю сделать более четкими свои идеи, а оценка результатов его предшествующих поисков поможет патентному поверенному в построении патентных формул. Результатом этого будут более качественные заявки и снижение затрат.

В Интернете имеются патентные базы данных, в которых возможен всесторонний поиск. К ним относятся US Patent Office (база данных Патентного бюро США), и «Espace», которые дают возможность проводить исследование баз данных всех стран-членов Европейской патентной Конвенции. Эти базы данных предоставляют возможность изобретателям проводить патентный поиск в больших объемах. Проведение такого поиска может снабдить патентного поверенного основой для полного исследования патентов, что значительно снизит его оплату. В тех случаях, когда заранее проводятся исследования литературы и патентов, патентные поверенные могут потратить свое время на изобретателя с максимальной пользой.

Проведение поиска может рассматриваться как утомительное и педантичное занятие, однако его следует считать существенным в процессе обращения за патентом и его обоснования. Аккуратная фиксация всех проведенных патентных исследований, используемых терминов и поисковых машин, на которых проводился поиск, является несомненно важным фактором при судебном рассмотрении возможных исков при отстаивании прав на патент. Этот процесс поиска также дает изобретателям дополнительное преимущество, поскольку они могут узнать и оценить потенциальных конкурентов.

Университетские изобретатели часто имеют укоренившуюся уверенность в том, что кто-то другой упредит их заявку, и поэтому ее необходимо подавать немедленно. Этому соблазну нужно сопротивляться.

Патентного поверенного следует поставить в известность о проекте коммерциализации результатов исследований, которые планируется патентовать. Когда информацию можно послать заранее, например, о том на какой стадии находится настоящий проект, время патентного поверенного будет потрачено со значительно большей пользой для изобретателя. Патентный поверенный будет в состоянии оценить то, что изобретателю известно о рынке, и чем в настоящее время занимаются другие в этой же области.

Это, в свою очередь, позволит спланировать дополнительные разработки и эксперименты, так чтобы патент можно было зарегистрировать в подходящее время, добившись максимальной охраны. Слишком рано поданная заявка повлечет за собой изъятие и перерегистрацию, что может стать пагубным фактором для патентной заявки, и этого следует избегать, несмотря на то, что возникает соблазн подать заявку как можно скорее, когда идея только что пришла в голову!

Когда исследование и литературы, и патентов проведено заранее, это позволяет патентному поверенному сделать максимально полезным время, потраченное на проект изобретателя. Многие изобретатели проводят исследование университетской литературы, но они не знают о том, что в их распоряжении имеются расширенные средства поиска патентов в Интернет. Некоторые из них позволяют проводить бесплатный поиск. Информация, получаемая изобретателем во время патентного поиска может снабдить патентного поверенного основой для полного исследования, и уменьшить его гонорар. Три наиболее широко используемых средства поиска в Интернете включают:

1. Патентное бюро США располагает всесторонней базой данных, при этом поиск бесплатный.

2. Средство Espace позволяет пользователям проводить поиск в базах данных всех стран-членов Европейской патентной Конвенции.

3. Средство патентного поиска IBM позволяет проводить поиск в ряде баз данных.

Информация о проведенных патентных исследованиях, посланная патентному поверенному заранее перед встречей с ним, будет означать, что в ходе этой встречи может быть достигнут значительно больший прогресс.

Существует некоторая путаница относительно ролей, соответствующих патентному поверенному и юристу по вопросам интеллектуальной собственности. Несмотря на тот факт, что все они занимаются консультированием и применением законодательства, их роли совершенно различаются.

Работа патентных поверенных, главным образом, связана с проблемами, касающимися интерпретации вопросов, таких как новизна, изобретательность и первичные права собственности. Они являются основными поверенными в высоко квалифицированном процессе составления патента и подачи заявки. Они также служат основным звеном между изобретателем (местом, где он работает) и внешним миром.

Изобретателю желательно использовать патентного поверенного с опытом в той предметной области, в которой работает автор, и эта экспертиза должна использоваться не только во время подачи заявки. Присутствие на периодических научных обозрениях (знакомство с научными изданиями) сделает возможным для патентного поверенного указать те области, в которых может и должна быть получена дополнительная охрана.

Компании на ранней стадии развития, а также малые предприятия могут поддаться соблазну избежать расходов, связанных с привлечением патентных поверенных. Патентные поверенные осведомлены о потребностях, которые испытывают более мелкие компании, и обычно только рады рекомендовать вещи, которые нужно сделать, чтобы минимизировать расценки – например, они могут предоставить консультацию по эффективному поиску и первоначальной подготовке патентных заявок так, что поверенному придется потратить меньше времени при подготовке окончательной заявки. Отношения с патентными поверенными, к которым должны стремиться малые компании, должны имитировать отношения, которые исследовательские группы в больших компаниях имеют с внутренним патентным отделом этой компании.

Юристы по вопросам интеллектуальной собственности занимаются, в основном, вопросами собственности и контрактами в этой области права. То есть, более широкими юридическими конструкциями. Эти конструкции могут еще только создаваться или уже существовать. По существу, они должны активно участвовать в процессе согласования контрактов на исследования, лицензий и других договоров, относящихся к интеллектуальной собственности.

В отличие от патентных поверенных немного юристов имеют подготовку в конкретных предметных областях, и, следовательно, не имеют компетенции в вынесении суждений относительно содержательной стороны патента или заявки. Тем не менее юрист с опытом работы в отрасли своего клиента вероятнее всего располагает ценной информацией и способностью проникнуть в суть важных вопросов управления интеллектуальной собственностью. Следовательно, совещание, на котором будут присутствовать руководители компании, патентный поверенный и юрист по вопросам интеллектуальной собственности, следует провести на ранней стадии. Юристы также в состоянии оценить интеллектуальные активы компании в сочетании с информацией о конкурентах, предоставляемой консультируемым клиентом.

Юристы и патентные поверенные значительно отличаются между собой той степенью, в которой они способны проводить работу за отсроченное вознаграждение, компенсируя некоторые из начальных издержек ожиданием от будущего бизнеса.

Некоторые патентные поверенные способны отложить оплату гонорара. В ситуации начинающей компании принятой практикой является отложенная выплата гонорара. Это происходит в случае, когда доля гонорарных выплат увеличиваются к более поздним стадиям составления заявки, по сравнению с исходным гонораром при первоначальном составлении.

Для патентных поверенных трудно работать на основе отложенной выплаты, поскольку маловероятно, что текущие этапы работы покроют затраты и издержки, связанные с составлением и подачей заявки. Было бы неразумным ждать от патентных поверенных, чтобы они взяли на себя издержки по расходам, составляющим основную часть текущих затрат (например патентный поиск, гонорары различным государственным организациям, вовлеченным в международную регистрацию заявки, гонорары за перевод и оплата зарубежных патентных поверенных).

Напротив, большинство юридических фирм могут быть готовы понести сравнительно менее значительные краткосрочные потери при обоснованном ожидании компенсации от будущего бизнеса по мере развития предприятия. Поэтому они могут согласиться на продолжительный период отсрочки гонорарных выплат, или даже на полное списание некоторых выплат. Потребность в юридической консультации является текущей для любой технологической компании, и поэтому юристы в большей степени способны понести некоторые потери в течение короткого периода времени. Если они помогут компании в ее развитии на этой стадии, они получат постоянного клиента.

Редакция благодарит В.Г.Зинова за любезно предоставленный материал.